——評(píng)析美國(guó)戴爾卡內(nèi)基-聯(lián)合公司訴北京市海淀區(qū)卡耐基成功素質(zhì)培訓(xùn)學(xué)校商標(biāo)侵權(quán)案
本案要旨
將與注冊(cè)商標(biāo)文字相同或相近似的字號(hào)從企業(yè)名稱中脫離出來，突出使用在同一種或類似服務(wù)上，易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)或?qū)Σ煌瑏碓吹姆?wù)產(chǎn)生某種聯(lián)系，屬于侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。
案情
美國(guó)戴爾卡內(nèi)基-聯(lián)合公司（下稱戴爾卡內(nèi)基公司）在教學(xué)等服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)了第772658號(hào)“戴爾·卡內(nèi)基”商標(biāo)、第772672號(hào)“DALE CARNEGIE”商標(biāo)、第3497814號(hào)“卡耐基訓(xùn)練”商標(biāo)、第3531415號(hào)“卡內(nèi)基訓(xùn)練”商標(biāo)（下統(tǒng)稱涉案商標(biāo)），上述商標(biāo)的顯著識(shí)別文字“卡內(nèi)基”或“卡耐基”均來自美國(guó)著名人際關(guān)系學(xué)大師、西方現(xiàn)代關(guān)系教育奠基人戴爾·卡內(nèi)基創(chuàng)立的卡內(nèi)基訓(xùn)練，且系“CARNEGIE”的中文對(duì)應(yīng)翻譯。2001年始，戴爾卡內(nèi)基公司通過特許經(jīng)營(yíng)形式在北京、上海、天津、河北、江蘇等地開設(shè)卡內(nèi)基課程，并進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)，相關(guān)網(wǎng)站也對(duì)卡內(nèi)基訓(xùn)練進(jìn)行了報(bào)道和廣告宣傳。
戴爾卡內(nèi)基公司認(rèn)為北京市海淀區(qū)卡耐基成功素質(zhì)培訓(xùn)學(xué)校（下稱卡耐基學(xué)校）使用“北京卡耐基學(xué)校”“卡耐基學(xué)?！被蚪茦?biāo)識(shí)侵犯了涉案商標(biāo)的專用權(quán)，并于2010年1月6日、2月3日分別對(duì)卡耐基學(xué)校辦公場(chǎng)所及其網(wǎng)站的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了公證，主要載有：指示牌顯示“409北京卡耐基學(xué)校”；前臺(tái)背景顯示“北京卡耐基學(xué)校”；墻面張貼內(nèi)容的右上角為“卡耐基學(xué)校”字樣；介紹內(nèi)容提及黃久凌被譽(yù)為“中國(guó)的卡耐基”；附件頁的樓牌指示、學(xué)校前臺(tái)背景標(biāo)識(shí)“北京卡耐基學(xué)?！保粔γ鎻堎N的課程介紹及教學(xué)介紹對(duì)“卡耐基學(xué)?！弊謽舆M(jìn)行了單獨(dú)、突出使用。網(wǎng)站頁面首部顯示“北京卡耐基成功素質(zhì)學(xué)校 全國(guó)總部”字樣；學(xué)校介紹提及“北京卡耐基學(xué)校是……”，在對(duì)學(xué)校的介紹及相關(guān)照片的介紹中均提及“卡耐基學(xué)?！保婚_課時(shí)間、企事業(yè)培訓(xùn)、聯(lián)系我們等文章顯示來源和作者均為“卡耐基學(xué)?！?；分校頁面首部顯示“北京卡耐基全國(guó)分校分布”字樣；廣州分校網(wǎng)頁左上角單獨(dú)使用了“Carnegie”標(biāo)識(shí)。
判決
原審法院認(rèn)為：按照其所從事的教育服務(wù)行業(yè)的習(xí)慣，卡耐基學(xué)校使用“北京卡耐基學(xué)校”與“卡耐基學(xué)?！弊謽邮菍?duì)其企業(yè)名稱的適當(dāng)簡(jiǎn)化，并不構(gòu)成對(duì)其字號(hào)的突出使用，且上述使用方式中“卡耐基”字樣亦未作特殊處理，上述使用方式不屬于突出使用字號(hào)的情形?？突鶎W(xué)校在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、宣傳冊(cè)、網(wǎng)站等處使用的“北京卡耐基學(xué)?！迸c“卡耐基學(xué)?！弊謽訉儆趯?duì)其企業(yè)名稱的正當(dāng)、合理使用，不構(gòu)成侵犯戴爾卡內(nèi)基公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。據(jù)此判決：駁回戴爾卡內(nèi)基公司的訴訟請(qǐng)求?？▋?nèi)基公司不服，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院判決：一、撤銷原審判決；二、卡耐基學(xué)校規(guī)范使用其學(xué)校名稱，停止在教育、教學(xué)、成人教育課程服務(wù)上單獨(dú)突出使用“北京卡耐基學(xué)?！迸c“卡耐基學(xué)?！弊謽踊蚪茦?biāo)識(shí)，停止侵犯涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)；三、卡耐基賠償戴爾卡內(nèi)基公司40萬元；四、駁回戴爾卡內(nèi)基公司其他訴訟請(qǐng)求。
評(píng)析
根據(jù)2001年10月27日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議《關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)商標(biāo)法〉的決定》第二次修正的商標(biāo)法（下稱第二次修正的商標(biāo)法）第五十二條第一款第（五）項(xiàng)規(guī)定：給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為，屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定：將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于第二次修正的商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為。雖然注冊(cè)商標(biāo)和企業(yè)名稱分別受不同的法律規(guī)范調(diào)整，但是將與注冊(cè)商標(biāo)文字相同或相近似的字號(hào)從企業(yè)名稱中脫離出來，突出使用在同一種或類似服務(wù)上，易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)或?qū)Σ煌瑏碓吹姆?wù)產(chǎn)生某種聯(lián)系，屬于侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。上述規(guī)定的“突出使用”，通常應(yīng)考慮字號(hào)的使用形式、位置和頻率、近似注冊(cè)商標(biāo)的知名度等因素，以較為醒目的方式，使得該字號(hào)具有商標(biāo)的意義，并被相關(guān)公眾認(rèn)知。
企業(yè)字號(hào)與在先注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)發(fā)生沖突，應(yīng)依照誠實(shí)信用原則保護(hù)在先權(quán)利的行使。一般而言，企業(yè)名稱需在工商行政管理機(jī)關(guān)登記取得，企業(yè)名稱中具有區(qū)分市場(chǎng)性質(zhì)的標(biāo)志即為字號(hào)，字號(hào)作為一種權(quán)益，受法律保護(hù)。當(dāng)然，企業(yè)名稱中的字號(hào)即使與在先注冊(cè)商標(biāo)相同或近似，登記注冊(cè)行為本身也不會(huì)與商標(biāo)權(quán)發(fā)生沖突，但企業(yè)名稱申請(qǐng)人明知他人在先注冊(cè)商標(biāo)的存在，而在與該商標(biāo)核定使用同一種或類似商品和服務(wù)上突出使用該字號(hào)，并產(chǎn)生或可能產(chǎn)生市場(chǎng)混淆，則相關(guān)行為可能構(gòu)成侵權(quán)。
涉案商標(biāo)已在我國(guó)獲準(zhǔn)注冊(cè)，其專用權(quán)受我國(guó)法律保護(hù)。同時(shí)，戴爾卡內(nèi)基公司對(duì)其進(jìn)行了大量的宣傳和使用，具有一定的影響?？突鶎W(xué)校與戴爾卡內(nèi)基公司從事的教育培訓(xùn)行業(yè)相同或相近，應(yīng)當(dāng)知曉。卡耐基學(xué)校通過其辦公場(chǎng)所指示牌、前臺(tái)、墻面、宣傳冊(cè)、網(wǎng)站的介紹及報(bào)道，使用了“北京卡耐基學(xué)?！迸c“卡耐基學(xué)?！弊謽?，其將全名“北京市海淀區(qū)卡耐基成功素質(zhì)培訓(xùn)學(xué)?！焙?jiǎn)化為上述字樣，進(jìn)行了單獨(dú)、突出、醒目使用。由于“學(xué)?！庇糜诮虒W(xué)培訓(xùn)服務(wù)上顯著性較弱，“卡耐基”在該使用行為中起到核心標(biāo)識(shí)作用。上述使用行為易使相關(guān)公眾誤認(rèn)其為戴爾卡內(nèi)基公司或認(rèn)為與戴爾卡內(nèi)基公司有某種聯(lián)系。此外，卡耐基學(xué)校的分校附頁單獨(dú)使用 “Carnegie”標(biāo)識(shí)，以及卡耐基學(xué)校在相關(guān)服務(wù)上也申請(qǐng)注冊(cè)“卡耐基學(xué)?！钡壬虡?biāo)，可以印證卡耐基學(xué)校對(duì)“卡耐基”相關(guān)的標(biāo)識(shí)主觀使用意圖明顯。卡耐基學(xué)校應(yīng)當(dāng)規(guī)范完整使用其企業(yè)名稱，“卡內(nèi)基”或“卡耐基”為外來詞音譯，在戴爾卡內(nèi)基公司已對(duì)涉案商標(biāo)享有專用權(quán)的情況下，卡耐基學(xué)校應(yīng)審慎使用與上述商標(biāo)相同或近似的商業(yè)標(biāo)識(shí)，更不能單獨(dú)或突出使用。
綜上，卡耐基學(xué)校在其從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、宣傳材料、員工名片、學(xué)校網(wǎng)站www.dofund.com上使用“北京卡耐基學(xué)?！迸c“卡耐基學(xué)校”字樣或近似標(biāo)識(shí)的行為侵犯了戴爾卡內(nèi)基公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。原審法院關(guān)于卡耐基學(xué)校對(duì)涉案標(biāo)識(shí)的使用是對(duì)其企業(yè)名稱的簡(jiǎn)化、正確使用因而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定，缺乏依據(jù)，二審法院給予了糾正。
